Newsletter Mai 2018

Die EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen:
Warum Unternehmen Vereinbarungen mit Arbeitnehmern und Geschäftspartnern überprüfen sollten

Jedes Unternehmen verfügt über wertvolle geheime Informationen. Neben technischen Erfindungen gehören auch Kundenlisten, Kalkulationen, Bezugsquellenverzeichnisse, Quellcodes, Passwörter und viele andere Informationen dazu.

Durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung in der Wirtschaft werden auch geheime Informationen immer häufiger vervielfältigt und immer rascher verbreitet. Dadurch steigt das Risiko, den Geheimnisschutz zu verlieren.

Die Richtlinie ermöglicht einerseits einen besseren Schutz gegen den Missbrauch von Geschäftsgeheimnissen. Andererseits stellt sie auch höhere Anforderungen an das Bestehen eines Geheimnisschutzes. Die Richtlinie erfordert „angemessene Maßnahmen der Geheimhaltung“. Wer solche Maßnahmen nicht nachweisen kann, genießt keinen Schutz.

Unternehmen haben auch zu überprüfen, ob ihnen durch Arbeitnehmer oder Geschäftspartner zur Verfügung gestellte Informationen rechtmäßig erworben wurden. Ansonsten haften sie nach der Richtlinie, obwohl sie selbst nicht unrechtmäßig gehandelt haben.

Daher ist es dringend zu empfehlen, Vereinbarungen mit Arbeitnehmern und Geschäftspartnern dahingehend zu überprüfen, ob ausreichende Geheimhaltungspflichten vereinbart wurden. Daneben sind technische und organisatorische Maßnahmen erforderlich. Welche vertraglichen oder technisch-organisatorischen Maßnahmen angemessen sind, richtet sich nach dem Wert des Geschäftsgeheimnisses.

Die Richtlinie soll bis zum 09. Juni 2018 in Deutsches Recht umgesetzt werden. Ein Referentenentwurf zum Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) ist bereits bekannt geworden. Die deutschen Gerichte können die Richtlinie allerdings auch schon vor der Umsetzung anwenden, indem sie das bestehende Recht im Sinne der Richtlinie auslegen.

Die Kanzlei FRITZ bietet zu diesem Thema verschiedene Veranstaltungen an. Am 09.05.2018 um 16:00 Uhr trägt Herr Rechtsanwalt Hoffmann mit einem Experten für „social engineering“ zu diesem Thema vor (https://www.ihk-arnsberg.de/EU_Geheimnisschutzrichtlinie.HTM). Am 20.06.2018 um 14:00 Uhr hält er einen weiteren Vortrag zum Thema beim Unternehmensverband Westfalen-Mitte (UVMW). Dort liegt der Schwerpunkt auf dem Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Am 21.06.2018 wird dieses Thema im Rahmen einer Veranstaltung in Iserlohn behandelt. Weiterhin ist ein Vortrag am 10.10.2018 bei Arbeitgeber Südwestfalen (AGSW) vorgesehen (http://www.agsw.de/veranstaltungen-detailseite/?event_id=842). Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Achtung Lieferantenfalle - mittelbare Patentverletzung als Geschäftsrisiko

Üblicherweise prüft ein Zulieferer ob die von ihm in Verkehr gebrachten Waren frei von Schutzrechten Dritter sind. Denn gemäß §§ 433, 435 BGB ist eine Sache frei von Rechtsmängeln zu liefern. Es kann jedoch gleichwohl die Situation eintreten, dass Angebot und Vertrieb eines als solchem seit langem gebräuchlichen und gemeinfreien Gegenstandes nachträglich unter patentrechtliche Verbietungsrechte fällt, weil der betreffende Gegenstand in ein Kombinationspatent aufgenommen wird. Der bisher uneingeschränkt mögliche Vertrieb kann als Folge dessen nur noch eingeschränkt fortgesetzt werden. Der Lieferant kann auch wegen Patentverletzung in Anspruch genommen werden. Wenn er weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die von ihm an einen Kunden gelieferte - an sich patentfreie - Ware anschließend bestimmungsgemäß in patentverletzender Weise verwendet werden soll, kann der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung verwirklicht sein. Der Patentinhaber kann den unmittelbaren Patentverletzer und den mittelbaren Patentverletzer gleichzeitig und unabhängig voneinander in Anspruch nehmen. Dies bedeutet gerade für Lieferanten von Zwischen- und Halbfertig-Produkten eine gesteigerte Sorgfaltspflicht. Sie müssen bei der patentrechtlichen Freigabe ihrer Waren auch die eigentliche Nutzung durch den Kunden mitprüfen und mitberücksichtigen, auch wenn dies nicht immer einfach und häufig auch mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden ist.

Hat der Lieferant positive Kenntnis davon, dass sein Abnehmer die an sich patentfreie Ware in patentverletzender Weise zu verwenden gedenkt, so muss die Lieferung unterbleiben, wenn das Risiko einer Patentverletzungsklage ausgeschlossen werden soll. Unter Umständen ist es möglich, sich eine Freistellungserklärung vom Abnehmer geben zu lassen.

Wer geneigt ist, sich diesem Wissen bewusst zu verschließen, wird damit gegebenenfalls vor Gericht auch nicht durchkommen. An dieser Stelle steht dem Patentinhaber eine Beweiserleichterung zu. Wenn es nach den Umständen offensichtlich ist, dass der Abnehmer eine patentverletzende Handlung vornimmt, so kann dies auch dem Lieferanten zugerechnet werden.

Meistens wird es so sein, dass der Lieferant zwar ungefähr weiß, für welchen Zweck die gelieferte Ware verwendet werden soll, der Lieferant vom Abnehmer jedoch keine Detailkenntnisse dazu erfährt. Es stellt sich dann die Frage, wie weit der Lieferant Nachforschungen anstellen muss. Hier nehmen die Gerichte meistens eine Abwägung nach der Lebenserfahrung vor. Ist es nach der Lebenserfahrung zu erwarten, dass der Abnehmer eine Patentverletzung mit dem gelieferten Gegenstand herbeiführt, droht eine Haftung wegen mittelbarer Patentverletzung. Wenn er es nicht wusste, kommt es darauf an, ob es aufgrund der Umstände offensichtlich war, dass die gelieferten Waren geeignet und bestimmt waren, patentverletzend verwendet zu werden.

Eine goldene Lösung gibt es dazu nicht. Die Rechtsprechung verlangt für Angebote zumindest einen Warnhinweis. Für Lieferungen verlangt sie eine Verpflichtung des Abnehmers, dass er es bei Vertragsstrafe unterlässt, eine Patentverletzung herbeizuführen. Dies ist offensichtlich nicht praktikabel.

In diesen Fällen muss über eine Umgehungslösung oder eine Lizenz nachgedacht werden. Eine mittelbare Patentverletzung kann allerdings nur gegen Angebote und Lieferungen innerhalb Deutschlands geltend gemacht werden. Die Herstellung, das Besitzen sowie Lieferung und/oder Angebote ins Ausland fallen nicht unter die mittelbare Patentverletzung.

Diese Ergebnisse sind für betroffene Lieferanten sehr unerfreulich. Weder das Gesetz, noch die Rechtsprechung halten praktikable Lösungen bereit. Im Zuge der Digitalisierung und Vernetzung kann sich das Problem sogar noch verschärfen. Der Gesetzgeber ist aufgerufen, Abhilfe zu schaffen. Bis dahin kann nur umsichtiges Verhalten empfohlen werden.

Dumm gelaufen - CROCS verliert Geschmacksmuster wegen eigener Vorveröffentlichung

Die CROCS INC. hat am 22.11.2004 ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für „Schuhe“ mit u. a. der nachfolgend eingeblendeten Abbildung angemeldet.

Dabei wurde die Priorität eines US-Designpatents vom 28.05.2004 in Anspruch genommen. Die Firma GIFI DIFFUSION stellte im Jahre 2013 einen Antrag auf Nichtigerklärung des Geschmacksmusters wegen fehlender Neuheit. Dazu trug GIFI vor, dass CROCS die Schuhe gemäß dem Geschmacksmuster schon vor dem Anmeldetag vermarktet habe. CROCS berief sich auf die zwölfmonatige Neuheitsschonfrist. In einem Zeitraum von zwölf Monaten vor der Anmeldung sind eigene Vorveröffentlichungen nicht schädlich. GIFI legte jedoch dar, dass die Schuhe auch schon vor der Neuheitsschonfrist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden waren.

Am 06.06.2016 erklärte das EUIPO das Geschmacksmuster für nichtig. Das Amt sah es als erwiesen an, dass CROCS die Schuhe gemäß dem Geschmacksmuster vor dem 28.05.2003 auf der eigenen Website gezeigt und anlässlich einer Nautic-Messe in Fort Lauderdale präsentiert hatte. Außerdem sei nachgewiesen, dass die Schuhe in den USA schon vor diesem Tag gekauft werden konnten.

CROCS klagte dagegen und argumentierte, dass die Internetveröffentlichungen den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betroffenen Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht hätten bekannt sein können. Das Gericht stellte allerdings fest, dass die Offenbarungshandlungen nicht unbedingt im Gebiet der Europäischen Union erfolgt sein müssen. Das Gericht wies die Klage schließlich ab, weil CROCS die Offenbarungshandlungen nicht ausreichend bestritten hatte und insbesondere nicht bewiesen hatte, dass die Fachkreise keine Kenntnisse erlangen konnten.

Aufgrund der Wichtigkeit der Geschäftstrends auf dem amerikanischen Markt sei davon auszugehen, dass die Vorveröffentlichungen von den beteiligten Fachkreisen zur Kenntnis genommen worden seien.

Die Firma CROCS hat so durch Unachtsamkeit ein wichtiges Schutzrecht verloren. Die Anmeldung eines neuen Designs sollte stets vor der ersten Veröffentlichung erfolgen. Eigene Veröffentlichungen innerhalb von zwölf Monaten vor der Anmeldung stehen dem Schutz zwar nicht entgegen. Gleichwohl sollte diese sogenannte Neuheitsschonfrist nicht ausgeschöpft werden. Denn die eigene Offenbarung kann Dritte zu Nachahmungen oder gar eigenen Anmeldungen veranlassen. In diesem Fall müsste dann der wahre Berechtigte eine unredliche Nachahmung beweisen. Dies kann unter Umständen sehr schwierig sein.

Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken

Markenschutz ist für viele Unternehmen von besonderem Interesse für Ihre Produkte, da eingetragene Marken im Gegensatz zu anderen Schutzrechten wie Patenten oder eingetragenen Designs eine unbegrenzte Laufzeit haben. Aus diesem Grund versuchen gerade große Unternehmen häufig, ihre Produktformen durch sogenannte dreidimensionale Marken zu schützen. Bei einer dreidimensionalen Marke soll die Form der Verpackung oder des Produkts selbst geschützt werden.

Dreidimensionale Marken werden jedoch häufig zurückgewiesen oder gelöscht, da ihre Form oftmals durch die Art der Ware selbst bedingt ist, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist und/oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Hierzu gab es in jüngster Vergangenheit einige wichtige Entscheidungen.


So versuchte Nespresso diese Form der Nespresso-Kapseln markenrechtlich zu schützen:
Nespresso

Hierzu hat das Bundespatentgericht nun festgestellt, dass die Form wesentliche Merkmale aufweist, die allesamt eine technische Funktion in einer Kaffeemaschine erfüllen und die Marke somit in Bezug auf Kaffee zu löschen ist.

Nachdem das Bundespatentgericht bereits verganenes Jahr ein Patent nichtig erklärt hat, das die Kapseln betraf, ist dies nun bereits die zweite Niederlage von Nespresso beim Versuch, die Kapseln vor Nachahmungen zu schützen. Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesgerichtshof in dieser Sache entscheidet. Denn Nespresso hat bereits Rechtsbeschwerde eingelegt.

Dextro Energy hat ebenfalls versucht, diese Form der Traubenzucker-Tafeln als dreidimensionale Marke schützen zu lassen:

Nachdem das Bundespatentgericht die Marke mit der Begründung gelöscht hat, dass sämtliche Merkmale technisch bedingt seien, hat der Bundesgerichtshof diese Entscheidung nun aufgehoben und klargestellt, dass weitere Merkmale vorhanden sind, die nicht-technisch sind. Das Bundespatentgericht muss nun auch diese weiteren Merkmale beurteilen. Es bleibt somit abzuwarten, ob der 3D-Markenschutz für Dextro Energy zugänglich ist.

Eine weitere dreidimensionale Marke wollte sich die Alfred Ritter GmbH & Co. KG schützen lassen:

Es ging dabei um eine Verpackung für Schokoladentafeln mit quadratischer Grundfläche. Auch hier hatte das Bundespatentgericht die Marke löschen lassen. Der Bundesgerichtshof hat auch diese Entscheidung aufgehoben und an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Vereinfacht zusammengefasst war der Bundesgerichtshof der Auffassung, dass Schokoladentafeln auch in nicht-quadratischer Form hergestellt werden können und daher ein Schutz von quadratischen Verpackungen möglich sein kann.

Wie bereits aus diesen drei Entscheidungen ersichtlich wird, ist der Schutz dreidimensionaler Marken schwierig und mit hohen Hürden verknüpft. Nach den jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu der Verpackung für quadratische Schockoladentafeln und zu Dextro Energy erscheint es jedoch so, dass der Schutz auch in der Praxis nicht komplett ausgeschlossen ist.

Eine wichtige Hürde für das EU-Patent wurde überwunden

Vergangenen Donnerstag hat Großbritannien das Abkommen für ein gemeinsames EU-Patentgericht ratifiziert. Dies war eine Bedingung, damit das Übereinkommen für ein EU-Einheitspatent in Kraft treten kann.

Es gab zwar in den verganenen Monaten immer wieder Bekundungen der britischen Seite, dass das Abkommen ratifiziert werde. Da aber keine Ratifizierung erfolgte, wurden auch Mutmaßungen laut, dass die Ratifizierung
Bestandteil der Brexit-Verhandlungen ist.

Es steht somit lediglich noch die Ratifizierung des EU-Patentgerichts durch Deutschland aus, damit der Weg für das EU-Patent frei ist. Hierzu ist derzeit eine Verfassungsbeschwerde anhängig, die durch eine Privatperson eingereicht worden ist. Eine Entscheidung dazu wird voraussichtlich noch dieses Jahr ergehen (wahrscheinlich im Sommer). Falls die Verfassungsbeschwerde abgelehnt wird, könnten das EU-Patent und das EU-Patentgericht Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres Realität werden.

Vollkommen unklar ist jedoch noch, wie eventuelle EU-Patente in Großbritannien nach dem Brexit zu behandeln sind. Die gleiche Problematik ergibt sich bei EU-Marken und EU-Geschmacksmustern. Wir werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten.